闫某文系ZL201220169XXX.X号旱田人力施肥器实用新型专利(以下简称案涉专利)的权利人。2014年4月7日,闫某文在吉林省蛟河市某合作社以人民币190元的价格购买肥车一个,并以该销售者为被告提起侵害实用新型专利权纠纷诉讼。吉林省高级人民法院于2018年9月11日作出(2018)吉民终462号民事裁定,认定蛟河市某合作社销售的施肥器产品落入案涉专利的保护范围,系侵权产品,并认定该产品来源于某播种器厂。
此后,闫某文以某播种器厂为被告诉至法院,主张该厂自2014年至2019年持续生产侵权产品,应当承担侵权责任。本案审理过程中,某播种器厂提出先用权抗辩,并提供了被诉侵权产品的电子设计图纸以及上传至优某网站的被诉侵权产品宣传介绍视频。上述电子图纸的制作时间和视频的上传时间均早于案涉专利的申请日。
某播种器厂提出的先用权抗辩能否成立。
一、被诉侵权技术方案落入案涉专利权保护范围
根据前案及本案查明的事实,将本案被诉侵权技术方案与案涉专利权利要求记载的全部技术特征进行比对,被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同的技术特征,应当认定其落入案涉专利权的保护范围。就落入保护范围这一前提而言,某播种器厂的产品构成侵权产品并无争议,案件的全部关键在于先用权抗辩是否成立。
二、先用权抗辩的审查条件
2008年修正的专利法第六十九条第二项(2020年修正的专利法第七十五条第二项)规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。据此,在已经确认被诉侵权技术方案落入案涉专利权保护范围的情况下,对于先用权抗辩应当审查三项条件:第一,在先实施行为必须发生在案涉专利的申请日(优先权日)之前;第二,已经制造相同产品、使用相同方法,或者已经作好制造、使用的必要准备;第三,只限于在原有的范围之内使用。上述审查没有顺位要求,但只要有一项条件不符合,先用权抗辩即不能成立。
三、本案的具体处理
案涉专利的申请日为2012年4月20日。某播种器厂于2005年注册成立后即开始从事播种器制造,2011年10月9日完成被诉侵权产品的技术设计图纸,2011年12月22日在优某视频网站发布广告性质的宣传视频许诺销售被诉侵权产品,上述时间均早于案涉专利申请日,可以认定某播种器厂在专利申请日前已经具备一定的生产规模,已经在先制造相同产品并已经作好生产准备,其后续系在原有范围内继续制造被诉侵权产品。三项审查条件均已满足,某播种器厂的先用权抗辩成立,其制造、销售行为依法不视为侵犯案涉专利权,闫某文的侵权主张不能成立。
吉林省长春市中级人民法院于2021年6月29日作出(2020)吉01知民初33号民事判决:驳回闫某文的全部诉讼请求。宣判后,闫某文提起上诉。最高人民法院于2021年12月7日作出(2021)最高法知民终1650号民事判决:驳回上诉,维持原判。
一、先用权制度的规范意旨。先用权抗辩是为平衡在先使用人与专利权人利益而设置的制度:在先使用人基于对现有技术的正当投入形成了合法的经营利益,专利权的授予不应剥夺其继续利用自身技术成果的权利,否则等于以在后申请攫取他人在先创造的利益。先用权的法律效果是不视为侵权,而非消灭专利权本身,专利权的排他效力对其他主体仍然完整存在。
二、三项条件应同时满足,缺一不可。时间条件要求在先实施行为发生在申请日或优先权日之前,其中优先权日在内的在先援引情形应以优先权日为界;实施条件要求已经制造相同产品、使用相同方法,或者虽未实际制造但已作好制造、使用的必要准备,仅有单纯的研发、设想不足以构成必要准备;范围条件要求仅在原有范围内继续制造、使用,超出原有规模的扩产部分不享受先用权保护。三项审查没有先后顺位,人民法院可依案情任择其一切入,但任何一项不满足即整体抗辩不成立。
三、电子设计图纸与网络宣传视频的证明作用。先用权抗辩的举证责任由主张抗辩的一方承担,核心是证明在先实施行为的完成时间。本案中,电子设计图纸的制作时间、视频网站的上传时间等技术性时间戳,能够客观锁定设计完成与许诺销售的时点,构成申请日前已经制造、许诺销售的直接证据。生产型企业对研发图纸、宣传资料的规范留存,是先用权抗辩得以成立的关键。
四、先用权与现有技术抗辩的功能区分。两者均可产生不侵权后果,但路径不同:现有技术抗辩主张被诉技术方案属于申请日前的现有技术,攻击的是专利本身的新颖性;先用权抗辩则承认技术方案落入保护范围,仅主张自身在先投入形成的继续使用的豁免。先用权不能转让或独占许可,仅附随原有企业一并转移,其保护范围明显窄于现有技术抗辩。
《中华人民共和国专利法》(2020年修正)第六十四条第一款、第七十五条第二项。本案适用的是2008年修正的《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款、第六十九条第二项。
入库编号:人民法院案例库2026-09-2-168-001。
一审:吉林省长春市中级人民法院(2020)吉01知民初33号民事判决(2021年6月29日)。
二审:最高人民法院(2021)最高法知民终1650号民事判决(2021年12月7日)。